El Tribunal Supremo ha declarado ajustada a Derecho la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de denegar el registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM», al considerar que su conjunto denominativo carece de distintividad y está formado exclusivamente por elementos genéricos y descriptivos. El fallo reitera la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas y refuerza los criterios jurisprudenciales sobre la protección de signos no distintivos.

Marca solicitada con un conjunto denominativo descriptivo

Una empresa presentó solicitud de registro de la marca «MAQUINASONLINE.COM» ante la OEPM para distinguir servicios de comercio y alquiler de maquinaria (clases 35 y 37). El signo incluía un conjunto denominativo (“maquinasonline.com”) y un elemento gráfico (una retroexcavadora).

La OEPM denegó la solicitud por entender que el conjunto denominativo se limitaba a describir el tipo de producto (máquinas), el canal de comercialización (online) y el entorno digital (mediante el sufijo “.com”). Además, el gráfico utilizado no aportaba singularidad al signo, por ser una representación genérica del sector.

La empresa recurrió dicha denegación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso y ordenó el registro. Consideró que el conjunto denominativo y gráfico, apreciado globalmente, poseía distintividad suficiente. Disconforme con esta interpretación, la OEPM interpuso recurso de casación.

Delimitación de la distintividad del conjunto denominativo

El Tribunal Supremo admitió el recurso con el objetivo de fijar doctrina sobre:

• El alcance del artículo 5.1.c) LM respecto a signos formados por conjuntos denominativos descriptivos.
• El significado jurídico del término “exclusivamente” cuando todos los elementos carecen de distintividad.
• El valor o no valor distintivo de los sufijos de dominio como “.com” dentro de un conjunto denominativo vinculado al comercio electrónico.

Inexistencia de elementos distintivos en el conjunto denominativo

El Alto Tribunal reiteró que el artículo 5.1.c) impide registrar signos integrados únicamente por indicaciones descriptivas, ya que ello afectaría al interés general al permitir el monopolio de términos necesarios en el tráfico comercial.

En su análisis del caso concreto, el Tribunal concluyó que:

• El conjunto denominativo “MAQUINASONLINE.COM” describe directamente el tipo de producto y el canal utilizado, sin aportar ningún elemento distintivo.
• El sufijo “.com” cumple una función técnica o informativa, sin relevancia para distinguir el origen empresarial.
• El gráfico de una máquina no altera la percepción del signo ni lo aleja de su carácter genérico.
• El término “exclusivamente”, en el contexto del artículo 5.1.c), no se refiere a la forma (denominativa, gráfica o mixta), sino al contenido descriptivo total del conjunto.

Confirmación de la denegación del conjunto denominativo

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la OEPM, casó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y confirmó la denegación del registro.

Declaró que:

• El conjunto denominativo y gráfico carece completamente de carácter distintivo.
• Todos sus elementos, tomados en conjunto, describen de forma directa los servicios ofrecidos.
• La OEPM no tenía obligación de motivar pormenorizadamente cada parte del signo, dado que el conjunto, en su globalidad, es netamente descriptivo.

Los límites del conjunto denominativo como marca registrable

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo consolida una línea jurisprudencial que establece que:

• Un conjunto denominativo formado exclusivamente por expresiones genéricas o descriptivas no puede acceder al registro como marca, ni siquiera si se presenta con un gráfico que no altere su carácter esencial.
• Los sufijos de dominio como “.com” no aportan distintividad ni modifican el sentido descriptivo del signo.
• El artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas exige que el conjunto, como unidad, permita identificar el origen empresarial. Si no lo hace, debe rechazarse su inscripción.